京知局〔2011〕139號
各有關(guān)單位：
為指導(dǎo)北京市企業(yè)有效開展專利預(yù)警工作，建立發(fā)現(xiàn)和規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險的工作機制，我們研究制定了《企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警指導(dǎo)規(guī)程》，為本市企業(yè)的專利預(yù)警工作提供操作流程和方法的指引?，F(xiàn)將該規(guī)程印發(fā)給你們，請結(jié)合實際，參照落實。
附件：《企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警指導(dǎo)規(guī)程》
市知識產(chǎn)權(quán)局
二○一一年六月二十七日
企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警指導(dǎo)規(guī)程
第一章 總則
第一條 為配合國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略和首都知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的實施，指導(dǎo)企業(yè)有效開展專利預(yù)警相關(guān)工作、科學(xué)構(gòu)建與企業(yè)海外經(jīng)營戰(zhàn)略相對應(yīng)的專利風(fēng)險預(yù)警機制，幫助企業(yè)提升海外預(yù)警能力，制定本規(guī)程。
第二條 專利預(yù)警，指企業(yè)通過依靠自身或借助外部力量收集與企業(yè)自身產(chǎn)品或技術(shù)相關(guān)的專利動態(tài)信息，并進(jìn)行有針對性的統(tǒng)計、分析，對專利風(fēng)險進(jìn)行警示和主動防范，更好地確定研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。
第三條 專利預(yù)警工作的目的在于規(guī)避和應(yīng)對可能出現(xiàn)的專利風(fēng)險。可能出現(xiàn)專利風(fēng)險的情況包括：
(一)企業(yè)產(chǎn)品在境外銷售，包括直接銷售和通過中間商銷售；
(二)在境外對企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行許諾銷售，包括以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示；
(三)在境外參加商業(yè)性質(zhì)的展會；
(四)在境外設(shè)立工廠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品；
(五)在境外設(shè)立研發(fā)中心開發(fā)企業(yè)產(chǎn)品；
(六)在境外進(jìn)行的其他與企業(yè)產(chǎn)品相關(guān)的商業(yè)活動。
第四條 企業(yè)預(yù)警機構(gòu)是有效完成預(yù)警工作，并使預(yù)警工作常態(tài)化、長期性開展下去的組織保障，企業(yè)應(yīng)設(shè)立預(yù)警工作常設(shè)機構(gòu)——預(yù)警工作組，預(yù)警工作組成員一般包括企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)和市場部門的主管人員。
第五條 企業(yè)預(yù)警機構(gòu)的職能一般包括：
(一)定期與研發(fā)、市場等相關(guān)部門進(jìn)行溝通和交流，了解并確定企業(yè)重大研發(fā)方向和目標(biāo)市場；
(二)搜集和檢索與公司經(jīng)營生產(chǎn)相關(guān)的專利信息，掌握競爭對手的境外專利布局；
(三)對檢索到的專利進(jìn)行重點分析，自行或委托外部專利律師出具專業(yè)的分析報告，確定風(fēng)險等級，擬定應(yīng)對方案；
(四)遇到專利風(fēng)險時，迅速制訂預(yù)警預(yù)案，將結(jié)果盡快反饋給決策層，并且制訂和調(diào)整相關(guān)策略。
第六條 專利預(yù)警工作一般包括數(shù)據(jù)檢索和篩選、數(shù)據(jù)對比分析、專利侵權(quán)分析以及風(fēng)險規(guī)避和應(yīng)對。
第二章 數(shù)據(jù)檢索和篩選
第七條 數(shù)據(jù)檢索和篩選，是指基于企業(yè)產(chǎn)品所含技術(shù)，對相關(guān)國家或地區(qū)存在的專利進(jìn)行收集、整理和分類，以篩選出與企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)方案高關(guān)聯(lián)的專利。數(shù)據(jù)檢索和篩選工作是預(yù)警工作的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，也是最重要的步驟之一。
第八條 開始數(shù)據(jù)檢索和篩選之前：
(一)分解預(yù)警產(chǎn)品的技術(shù)方案，找準(zhǔn)、找全產(chǎn)品的各個技術(shù)特征，為檢索工作做好前期準(zhǔn)備；
(二)確定檢索目的，便于有針對性地開展檢索工作，通常，按檢索目的不同，數(shù)據(jù)檢索可分為專利技術(shù)信息檢索、新穎性和創(chuàng)造性檢索、專利族檢索和法律狀態(tài)檢索等；
(三)確定準(zhǔn)確的檢索時間范圍，通常根據(jù)預(yù)警產(chǎn)品技術(shù)方案確定的時間、檢索目的、相關(guān)國家或地區(qū)專利的保護(hù)期限等因素進(jìn)行確定。
第九條 進(jìn)行數(shù)據(jù)檢索和篩選時，應(yīng)先確定初步檢索方案，包括選擇并確定檢索入口、檢索式以及數(shù)據(jù)庫。
第十條 檢索入口，又稱檢索途徑，是用戶作為檢索依據(jù)文獻(xiàn)的特征，包括文獻(xiàn)的內(nèi)容特征和外部特征。常用的檢索入口包括：
(一)專利分類號檢索入口，包括國際專利分類號、各國專利分類號、特定出版物使用的特定分類號；
(二)名稱檢索入口，包括專利申請人、專利受讓人、專利權(quán)人、專利出讓人、發(fā)明人、設(shè)計人等；
(三)專利文獻(xiàn)號檢索入口，包括申請?zhí)?、公開號、公告號、專利號；
(四)關(guān)鍵詞檢索入口，根據(jù)前期產(chǎn)品技術(shù)方案的分解結(jié)果列舉的與技術(shù)特征相關(guān)的各個關(guān)鍵詞。
第十一條 檢索式的確定，應(yīng)根據(jù)檢索目的，通過邏輯運算符連接不同的檢索入口確定檢索式，通常情況下：
(一)所輸入的條件越少，檢索式越簡單，所查到的專利量越大，查全率越高，但非關(guān)聯(lián)專利的數(shù)量也會增加；
(二)如果根據(jù)檢索人員或技術(shù)人員的經(jīng)驗判斷，通過檢索查得的資料過多而導(dǎo)致非關(guān)聯(lián)專利的增加，則視情況增加條件，如果查得的資料過少則視情況減少或放寬條件。
第十二條 數(shù)據(jù)庫的選擇應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品意欲出口的國家或地區(qū)、預(yù)警的預(yù)期效果、各數(shù)據(jù)庫文獻(xiàn)存儲量、時間跨度、更新速度及使用費用等情況確定，常用的數(shù)據(jù)庫如下：
(一)公用數(shù)據(jù)庫——世界知識產(chǎn)權(quán)組織數(shù)據(jù)庫、日本專利數(shù)據(jù)庫、歐洲專利數(shù)據(jù)庫、美國專利商標(biāo)數(shù)據(jù)庫、中國專利檢索系統(tǒng)等；
(二)商用數(shù)據(jù)庫——Delphion、Derwent Innovation Index(DII)、STN Express等。
第十三條 初步檢索后，對初步檢索的結(jié)果進(jìn)行分析研究，判斷初步檢索結(jié)果的準(zhǔn)確性和全面性，對于誤檢、漏檢數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出原因，調(diào)整檢索式，進(jìn)行再次檢索。也可重復(fù)進(jìn)行檢索。
第十四條 在確定檢索結(jié)果的全面性基礎(chǔ)上，根據(jù)檢索結(jié)果展開數(shù)據(jù)篩選工作，通過初步篩選剔除不相關(guān)專利、失效專利以及重復(fù)專利：
(一)根據(jù)關(guān)鍵詞、標(biāo)題、摘要的內(nèi)容提示進(jìn)行數(shù)據(jù)初步篩選，排除與產(chǎn)品技術(shù)特征明顯不相關(guān)的專利；
(二)查詢專利的法律狀態(tài)，去除無效專利；
(三)可將同族專利合并處理。
同族專利，是指基于同一優(yōu)先權(quán)文件，在不同國家或地區(qū)，以及地區(qū)間專利組織多次申請、多次公布或批準(zhǔn)的內(nèi)容相同或基本相同的一組專利。
第十五條 將通過初步篩選獲得的專利整理形成數(shù)據(jù)庫，為開展數(shù)據(jù)對比分析工作奠定基礎(chǔ)。
第十六條 逐篇閱讀和理解初步篩選出的專利，與本企業(yè)產(chǎn)品所含技術(shù)方案進(jìn)行比對并結(jié)合技術(shù)相關(guān)性、保護(hù)范圍等多角度對專利檢索結(jié)果進(jìn)行人工篩選，篩選出高關(guān)聯(lián)專利，為開展專利侵權(quán)分析工作奠定基礎(chǔ)。
高關(guān)聯(lián)專利，是指與預(yù)警企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)方案直接相關(guān)或者相同的專利。
第三章 數(shù)據(jù)對比分析
第十七條 數(shù)據(jù)對比分析，是指以數(shù)據(jù)檢索和篩選的結(jié)果為基礎(chǔ)，從技術(shù)發(fā)展趨勢、專利技術(shù)分類、專利權(quán)利人、技術(shù)生命周期、主要競爭對手、專利區(qū)域分布等多角度開展分析工作。
第十八條 數(shù)據(jù)對比分析的首要工作是對樣本數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工和整理，更改由于錄入等人為因素導(dǎo)致的錯誤記錄，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)引。
第十九條 根據(jù)產(chǎn)品預(yù)警所要實現(xiàn)的目標(biāo)、各分析軟件的特點及使用費用等情況合理選擇分析工具，常用的分析工具如下：
(一)中國分析工具，國家知識產(chǎn)權(quán)出版社專利信息分析系統(tǒng)、東方靈盾中外專利檢索及戰(zhàn)略分析平臺、大為PatentEX專利信息創(chuàng)新平臺、恒和頓HIT-恒庫專利分析軟件等；
(二)外國分析工具，Derwent analysist、Aureka IPAM、VantagePoint、Citation Link、Snapshot、Patentlab-Ⅱ、Current Patent、M。CAM DOORS、Starlight、MAPIT、Invention Machine、BizInt Smart Charts、entrieva。
第二十條 企業(yè)可以從以下幾個參考維度開展數(shù)據(jù)對比分析工作：
(一)技術(shù)發(fā)展趨勢分析，研究專利申請量或授權(quán)量等隨時間逐年變化的情況，從而分析相關(guān)領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)的發(fā)展趨勢以及技術(shù)領(lǐng)域中的重點技術(shù)的發(fā)展趨勢；
(二)技術(shù)生命周期分析，通過分析專利技術(shù)所處的發(fā)展階段，了解相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)狀，推測未來技術(shù)發(fā)展方向：
——技術(shù)萌芽階段，廠商的投入意愿低，專利的申請數(shù)量較少
——技術(shù)成長期，技術(shù)可能有所突破或者廠商對于這個市場的價值有了新的認(rèn)識，出現(xiàn)競相投入的現(xiàn)象，專利申請數(shù)量會急劇上升
——技術(shù)成熟期，此階段廠商投資于研發(fā)的資源不再大幅擴張，只有少數(shù)企業(yè)會繼續(xù)發(fā)展此類技術(shù)，且其他企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域的意愿也相應(yīng)降低，因此專利申請的數(shù)量會趨于平穩(wěn)
——技術(shù)的衰退、淘汰期，盲目進(jìn)行研發(fā)、市場開拓等投入會造成不必要的浪費；
(三)重點專利技術(shù)分析，在專利分析中，利用分析樣本數(shù)據(jù)中的分類號或主題詞對應(yīng)的技術(shù)內(nèi)容的專利數(shù)量的多少或占總量的比例，進(jìn)行排序，研究發(fā)明創(chuàng)造活動最為活躍的技術(shù)領(lǐng)域；
(四)主要競爭對手分析，按專利申請人或權(quán)利人的專利總量、研發(fā)團隊、重點技術(shù)、專利年齡等進(jìn)行統(tǒng)計分析，以便全面地了解競爭對手的技術(shù)狀況；
(五)專利區(qū)域分布分析，按照專利申請人或授權(quán)人的專利優(yōu)先權(quán)國家或地區(qū)對專利量進(jìn)行統(tǒng)計分析，了解不同國家或地區(qū)的專利技術(shù)擁有量，從而研判國家間或地區(qū)間的技術(shù)實力；
(六)研發(fā)團隊分析，按照專利發(fā)明人擁有的專利數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計和排序，研究相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域中最具研發(fā)能力的發(fā)明團隊或個人；
(七)專利引證分析，被其他公司引證次數(shù)越多證明該專利的價值越大，可能是該技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)或核心專利，而自我引證次數(shù)越多，說明注重自我研發(fā)，與外界的技術(shù)互動有限；
(八)同族專利分析，某件專利的同族專利越多，說明專利申請人對該專利技術(shù)越重視，所以會在不同的國家或地區(qū)申請得到專利保護(hù)，通常同族專利的區(qū)域分布反映了專利權(quán)所屬機構(gòu)的市場發(fā)展計劃、區(qū)域分布的變化以及專利權(quán)屬機構(gòu)市場戰(zhàn)略的改變。
第四章 專利侵權(quán)分析
第二十一條 專利侵權(quán)分析，是指基于檢索所得的高關(guān)聯(lián)專利，根據(jù)相關(guān)國家或地區(qū)的法律以及國際條約對企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行侵權(quán)分析。
第二十二條 專利權(quán)具有地域性，每個國家和地區(qū)都有自身的專利法以及審判體系，企業(yè)應(yīng)全面了解并合理運用產(chǎn)品出口相關(guān)國家或地區(qū)的專利侵權(quán)判斷原則，才能獲得準(zhǔn)確的專利侵權(quán)分析結(jié)果。
第二十三條 國際通用的侵權(quán)判斷原則有以下三個：
(一)全面覆蓋原則，是指被訴侵權(quán)技術(shù)方案包含與專利權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相同或等同的技術(shù)特征的，認(rèn)定其落入專利權(quán)的保護(hù)范圍，而被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與專利權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征相比，缺少權(quán)利要求記載的一個以上的技術(shù)特征，或者有一個以上技術(shù)特征不相同也不等同，認(rèn)定其沒有落入專利權(quán)的保護(hù)范圍；
(二)等同原則，是認(rèn)定全面覆蓋原則中等同特征的原則，等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征；
(三)禁止反悔原則，是指專利權(quán)人如果在專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、復(fù)審程序中，為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮，則之后在主張專利權(quán)時，不得將通過該限縮而放棄的權(quán)利內(nèi)容重新納入專利權(quán)保護(hù)范圍的原則。
第二十四條 進(jìn)行專利侵權(quán)分析時，要將高關(guān)聯(lián)專利的權(quán)利要求分解為若干技術(shù)特征，并與本公司產(chǎn)品的技術(shù)特征進(jìn)行逐一比較，按照上述侵權(quán)判斷原則判斷產(chǎn)品是否存在侵權(quán)風(fēng)險，并將產(chǎn)品有侵權(quán)風(fēng)險的專利標(biāo)記為風(fēng)險專利：
(一)由于專利的從屬權(quán)利要求是對獨立權(quán)利要求的限定，其保護(hù)范圍小于獨立權(quán)利要求，在做侵權(quán)風(fēng)險分析時首要考慮獨立權(quán)利要求；
(二)可以查閱高關(guān)聯(lián)專利的歷史記錄，以確定該專利的法律狀態(tài)，為后續(xù)策略提供參考；
(三)可以查閱競爭對手的訴訟記錄，以確定涉訴風(fēng)險，并為涉訴策略提供參考；
(四)注意境外相關(guān)國家和地區(qū)的法律環(huán)境變化。
第五章 風(fēng)險規(guī)避與應(yīng)對
第二十五條 風(fēng)險規(guī)避與應(yīng)對，是指發(fā)現(xiàn)風(fēng)險專利后，采取合法合理的措施，規(guī)避或者降低侵權(quán)風(fēng)險。
第二十六條 發(fā)現(xiàn)存在侵權(quán)風(fēng)險時，可主動請求宣告風(fēng)險專利的專利權(quán)無效。
無效的理由主要有對方技術(shù)方案缺乏新穎性或創(chuàng)造性、對方專利權(quán)狀態(tài)違法(重復(fù)授權(quán))等。
通過專利權(quán)無效可以使競爭對手失去起訴自身侵權(quán)的權(quán)利基礎(chǔ)，也可以為與競爭對手達(dá)成和解提供籌碼和基礎(chǔ)。
第二十七條 還可以主動與風(fēng)險專利的專利權(quán)人溝通，取得風(fēng)險專利的專利權(quán)或者實施許可，以此避免侵權(quán)發(fā)生。
第二十八條 開發(fā)針對風(fēng)險專利的相關(guān)技術(shù)并申請專利。一旦相關(guān)技術(shù)是實施風(fēng)險專利所需采用的，就可以與風(fēng)險專利的專利權(quán)人進(jìn)行交叉許可談判，從而達(dá)到合法實施風(fēng)險專利的目的。
第二十九條 修改產(chǎn)品技術(shù)方案，避開風(fēng)險專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍，從而避免專利侵權(quán)風(fēng)險。
第三十條 如果侵權(quán)風(fēng)險成為現(xiàn)實，宜提前做好專利侵權(quán)應(yīng)訴準(zhǔn)備，盡早收集、組織有利的證據(jù)及抗辯理由，以避免在可能發(fā)生的侵權(quán)訴訟中處于被動。
第三十一條 如果遭遇專利侵權(quán)訴訟，可以采取以下措施：
(一)訴訟程序上的抗辯，包括否定原告主體資格、否定受訴法院管轄權(quán)以及訴訟時效抗辯等；
(二)不侵權(quán)之抗辯，根據(jù)前述專利侵權(quán)判定的基本原則，搜集證據(jù)證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品不侵犯風(fēng)險專利的專利權(quán)；
(三)證明享有先用權(quán)，先用權(quán)是指企業(yè)在對方專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備的，能夠在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的權(quán)利；
(四)公知技術(shù)抗辯，證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用的是現(xiàn)有公知技術(shù)方案，公知技術(shù)是指發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計專利申請日以前在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表、在國內(nèi)外公開使用或者以其他方式為公眾所知的技術(shù)(設(shè)計)；
(五)提起反訴，分析對方產(chǎn)品是否落入己方專利權(quán)保護(hù)范圍，一旦落入己方專利權(quán)保護(hù)范圍，可提起反訴。
第三十二條 發(fā)現(xiàn)存在侵權(quán)風(fēng)險或遭遇侵權(quán)訴訟，企業(yè)可以積極尋求外部力量的支持，例如行業(yè)協(xié)會，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等。
第六章 預(yù)警工作的延展
第三十三條 專利預(yù)警實質(zhì)上是對專利風(fēng)險的規(guī)避，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將預(yù)警工作延展到企業(yè)活動的各個階段，在日常工作中做好各階段的預(yù)警任務(wù)：
(一)在進(jìn)行研發(fā)之前，企業(yè)應(yīng)對開發(fā)的企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃，了解可能存在的風(fēng)險并進(jìn)行專利布局；
(二)在進(jìn)行研發(fā)工作時，企業(yè)應(yīng)關(guān)注競爭對手的專利布局變化，注意保留實驗記錄等原始證據(jù)；
(三)在進(jìn)入境外市場前，企業(yè)應(yīng)按本規(guī)程細(xì)致開展專利預(yù)警工作；
(四)在進(jìn)入境外市場后，企業(yè)可基于預(yù)警工作的成果制定后續(xù)研發(fā)方向。
第三十四條 將專利預(yù)警與市場計劃相結(jié)合，專利預(yù)警工作應(yīng)早于市場推廣。
第三十五條 企業(yè)通過預(yù)警工作制定專利布局時，應(yīng)考慮結(jié)合商標(biāo)、地理標(biāo)志、集成電路布圖設(shè)計、植物新品種等進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)綜合布局。
